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商标注册所依赖的商标使用研究——从TRIPS第15条第3款谈起 (二)

                                      (作者:赵建蕊)

三、商标注册依赖商标使用的个案研究

  笔者在此部分将涉及一些国家的商标注册制度,但笔者的目的并非在于呈现各国商标注册制度的全景或者对它们进行全面的比较研究,而是以商标注册依赖商标使用为视角,研究各主要国家的商标注册制度是否进行了TRIPS15条第3款所提示的那种尝试,以及是否、在何种程度上实现了使商标注册依赖商标使用所期望的价值和意义。

  (一)英国商标注册制度

  在商标权的保护方面,英国是当之无愧的先驱,早在1584年,英国法院就确认了对使用取得的商标权提供保护的普通法原则。在此后相当长的时间里,按照普通法上确立的原则寻求对使用的商标进行保护是英国商标权人的惟一选择。

  1875年,英国通过了《商标注册法》,该法第1条规定除非商标注册,否则不能提起商标侵权诉讼。虽然该条内容意味着商标注册是提起商标侵权诉讼的条件,但却并不意味着只要商标进行了注册,就能提起商标侵权诉讼寻求保护。该法并未要求商标注册之前必须使用,这也就意味着未使用的商标同样能够进行注册。但问题是该法并没有创建一个侵权诉讼的救济方式,而是沿用普通法的救济方式。当时的法院仍然态度明确地认为只有通过真正的贸易活动产生了商誉之后,商标才可以得到保护。因此,1875年英国的《商标注册法》所规定的商标注册制度,并没有真正采用注册产生商标权的方式。如果说该法规定了商标注册可以产生商标权,那么这种权利只是表面上推定有效的权利,并不能独立于普通法中使用产生的商标权在法院诉讼中得到保护。

  1905年的《商标注册法》可以视为英国商标制度变化的转折点,即由单一的使用原则过渡为使用原则注册原则并存。从此,在英国,商标注册与早已在普通法上得到承认的商标使用一样,成为商标权取得的方式。

  根据现行的1994年英国《商标法》,商标的使用并不是取得商标注册的条件,没有使用的商标在符合商标注册要求的情况下,可以取得商标的注册。注册的商标,被视为一种财产权,注册商标所有人拥有该权利及该法所提供的救济。这也就意味着,无论使用与否,单纯的商标注册就能产生商标权,并可以在法院诉讼中得到保护。但传统的普通法上承认的使用产生的商标权并没有被取代,虽然该法不会对未注册商标提供救济,但也不会影响有关假冒的法律。而所谓有关假冒的法律,正是普通法上对使用产生的商标权提供保护的原则。

  英国商标注册制度,在普通法较早地承认使用产生商标权原则的背景下,从无到有,并使注册成为与使用并列的取得商标权的方式,但英国的商标注册制度,从未将商标使用作为注册的条件,也从未使商标注册依赖商标使用。注册和使用,虽然在英国商标法制度中并存,但并没有结合在一起。因此,英国商标注册制度对TRIPS15条第3款的个案研究意义并不大。

  (二)法国、德国的商标注册制度

  与英国商标注册制度相似,法国和德国作为大陆法系的代表,所设立的商标注册同样不依赖商标使用。

  法国早在1857年就制定了系统的商标法,即《关于以使用原则和不审查原则为内容的制造标记和商标的法律》,该法在世界范围率先创立了商标注册制度。此时的商标注册制度是对依据使用原则产生的商标权的确认,因此,可以说,商标的注册是依赖于商标使用的,但这一态度在1964年被改变。1964年《商标法》可以视为法国商标制度发生改变的转折点,即由使用原则转变为注册原则。从此,商标注册是在法国取得商标权的惟一方式,而商标注册的条件中并不包含商标使用的要求。

  德国现行商标法是在199511日生效的《商标和其他标志保护法》,该法明确了产生商标保护的三种途径,分别是:一个标志在专利局设立的注册簿上作为商标注册;通过在商业过程中使用,一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义;一个标志具有《保护工业产权巴黎公约》第6条之二意义上的驰名商标的知名度。因此,在德国,注册和使用都可以取得商标权,但商标注册的条件中并不包含商标使用的要求。

  (三)美国联邦商标注册制度

  美国联邦商标注册制度是由《兰哈姆法》规定的。该法自1947年实施以来,经历过数十次的修改,而1988年的修改内容之一是在商标注册的申请方式中增加了基于商标使用意图的申请,这被称为是迄今最根本性的改变。与英、法、德三国的商标注册制度不同,美国联邦商标注册依赖于商标的使用,商标使用是取得联邦注册的条件之一,因此,对于TRIPS15条第3款所提出的商标注册依赖商标使用的可能性,美国联邦商标注册制度是一个很好的注解,也是本文个案研究的重点。

  提出美国联邦商标注册申请的两种基础分别是商标使用商标使用意图。这两种方式虽然在提出注册申请的基础上有所区别,但在商标注册的取得过程中对商标使用的依赖却是相同的。

  1.依赖性体现一一基于商标使用的注册申请

  基于商标使用的注册申请,在1988年《兰哈姆法》修改前是惟一的申请联邦商标注册的方式。这一方式是商标权通过使用而取得这一价值选择的最完整的体现;是为那些已经在商业活动中使用某一商标的商标所有人提供的,该商标所有人可以通过支付规定的费用,并向专利商标局(Patent and Trademark Office)提交申请和被证实的声明来要求注册这一已经在商业活动中使用的商标。当然,申请和声明需要满足一定的具体要求。

  从提交注册申请到最终取得商标注册之间还有很多的程序,包括审查、公告、异议,甚至上诉。经过这些程序后,除非商标异议成功,该商标申请人就有权取得注册,专利商标局将签发注册证。

  在这种申请联邦商标注册的方式中,商标使用是提出申请的基础性条件,其中所体现出来的对商标使用的依赖可见一斑。

  2.依赖性体现二——基于商标使用意图的注册申请

  基于商标使用意图的注册申请,是1988年《兰哈姆法》修改中新添加的一种申请注册的方式,这一方式为申请人在使用商标之前提出商标注册申请提供了途径,但在最终取得商标注册时仍离不开商标的使用。

  具有在商业活动中使用某一商标的真实意图的人,可以通过支付规定的费用,并向专利商标局提交申请和被证实的声明,来要求注册该商标。同样,这一申请和声明需要满足一定的要求。

  基于商标使用意图的注册申请同样要经历商标审查、公告、异议,甚至上诉的阶段。但不同的是,当经过这一系列程序后,且异议没有成功时,基于商标使用意图提出申请的申请人将收到一份核准的通知(a notice of allowance),而不是注册证的签发。在核准通知之日起6个月内,申请人应该向专利商标局提交一份被证实的声明,并按要求附一定数量的商标在商业活动中使用的样本(specimen)或副本(facsimile),这份声明中应包含该商标在商业活动中使用的内容,并说明第一次使用的时间等。经过审查,如果商标使用的声明被接受,该商标就会被注册,专利商标局也将签发注册证。如果在规定的时间内没有提交商标使用的声明,除非能证明是无意的,将会导致商标申请的放弃。在这种情况下,商标注册当然是不能取得的。

  在这种申请联邦商标注册的方式中,虽然在提出商标注册申请时,并不要求商标已经使用,但在商标注册的最终取得时,仍是依赖于商标在商业活动中使用的事实,没有商标使用,申请人就无法在规定的时间内提出商标使用的声明和证据,其申请将被视为放弃,根本无法取得注册。

  (四)小结:从具体注册制度看商标注册依赖商标使用的价值

  对于TRIPS15条第3款所提出的商标注册依赖商标使用的可能性,在英、法、德、美四国的商标注册制度中,只有美国的联邦商标注册是以商标使用为条件的。但美国的联邦商标注册制度形成在TRIPS之前,因此,与其说美国联邦商标注册制度是实践TRIPS15条第3款的典型代表,不如说TRIPS15条第3款的形成是在一定程度上考虑美国联邦商标注册制度的结果。但不管怎样,都不会影响以美国联邦商标注册制度来阐述、解释TRIPS15条第3款的可行性。

  作为TRIPS15条第3款的具体体现,美国联邦商标注册依赖商标使用的制度设计反映了相同的价值追求,那就是在坚持使用取得商标权原则的同时,尽量吸收商标注册的有益元素,但这种价值追求是如何实现、在何种程度上实现的,就只能从具体的制度设计上探究。

  1.使用取得商标权原则的坚持

  美国联邦商标制度坚持了使用取得商标权的原则。与英国一样,作为普通法国家,美国承认普通法上的商标权,商标所有人依据商标的使用就能够在法院寻求普通法上的保护。但同时,《兰哈姆法》规定了对联邦注册商标提供的保护,但取得联邦注册的条件之一,或者说实质上的条件是商标使用,这也就意味着,商标使用同样是享受《兰哈姆法》所提供的保护的条件。

  因此,美国联邦商标注册依赖商标使用的制度设计,贯彻了普通法上形成的商标使用取得商标权的原则,这反映了对商标使用作为商标权存在并受到保护的根本性价值和理由的承认和坚持。

  2.注册的价值和意义

  美国联邦商标注册制度,在坚持了使用取得商标权原则的同时,也赋予了联邦商标注册一定的价值和意义,主要是以下两种。

  首先,商标注册证具有初步证据效力。

  取得联邦商标注册后,注册证在三个方面具有初步证据的效力:一是证明注册的商标和该商标注册的有效性;二是证明所有人对该商标的所有权;三是所有人在商业活动中在特定商品或服务上,按照注册证中列明的条件和要求使用该商标的排他性的权利。这一初步证据效力,与商标注册制度在英国、法国刚出现时所发挥的对已经存在的商标权进行宣示、证明的作用,并没有什么差别。

  其次,商标的注册申请被视为建设性使用constructive use)。

  建设性使用是《兰哈姆法》中所使用的概念,它赋予使用人的是一种就该商标在全国范围内在特定商品或服务上对抗他人的优先权。注册申请被视为建设性使用的条件是该商标的成功注册。这种优先权不能对抗的人包括三种没有放弃其商标的人,分别是:在该申请之前已经使用该商标的人;在该申请之前已经提交注册申请,且其注册申请在审理或后经核准注册的人;在该申请之前已经提交国外的商标注册申请,并由此享有优先权,且按照《兰哈姆法》相关规定提出注册申请,且其注册申请在审理或后经核准注册的人。除了这三种没有放弃其商标的人,建设性使用所赋予的优先权可以对抗其他所有的人。

  注册申请被视为建设性使用,并赋予申请人优先权,对于基于商标使用意图提出注册申请的申请人更为有利。因为对于基于商标使用提出注册申请的申请人来说,他对商标进行使用的事实发生在申请注册之前,他完全能够以其在申请注册之前的商标使用行为来对抗他人。因此,虽然《兰哈姆法》在相关规定中并没有区分两种申请注册的方式,但实际上,这一规定的作用和意义体现在基于商标使用意图提交注册申请的申请人身上。

  基于商标使用意图提出注册申请的申请人,在其提出申请之时,其商标尚未在商业活动中使用,其最终取得注册所依赖的商标使用的事实必然发生在其提出申请之后至提交商标使用声明之前这段时间。假设一种情形,在申请人基于使用意图提交商标注册申请之后,且在其将商标使用于商业活动之前,有他人在商业活动中使用了该商标,且在相同或类似的商品或服务上。显然,他人在商业活动中对商标的使用先于申请人,依据在先使用取得商标权的原则,商标权应该由他人享有。但依据《兰哈姆法》的相关规定,只要申请人能够按照程序最终取得注册,即使其在商业活动中使用该商标的真正的时间晚于他人,但申请人的商标注册申请被视为建设性使用,并赋予申请人就该商标在全国范围内对抗他人的优先权,该他人显然不属于不能对抗的三种人的范围,所以申请人的优先权能够对抗他人,该商标权仍是由申请人取得。

  在上述美国联邦商标注册的两种主要价值中,虽然商标注册证的初步证据效力,与英法早期商标注册制度的作用并没有不同,从而体现了与商标注册制度早期相同的命运和轨迹,但商标注册申请被视为建设性使用,却是美国联邦商标注册制度的创新,这一创新为在后的商标使用基于在先的申请对抗他人晚于该申请但早于该使用的商标使用提供了可能。这也使美国联邦商标注册的意义在使用取得商标权原则下突破了对已经存在的商标权的宣示、证明的价值局限,而对商标权的归属能够有所影响。

四、美国联邦商标注册所依赖的商标使用的解释

  TRIPS将对商标注册所依赖的商标使用的内涵和范围的具体解释交给各成员,作为TRIPS15条第3款具体实施的典型代表,美国联邦商标注册制度对注册所依赖的商标使用的阐释就值得进一步研究。这一解释不仅体现在《兰哈姆法》中,体现在《商标审查程序手册》中,也体现在司法案例中,且在不断发展的社会实践的基础上不断地修改和完善。

  (一)《兰哈姆法》的规定——原则性解释

  美国《兰哈姆法》首先将满足注册要求的商标使用定义为商业活动中的使用use in commerce)。进而又将商业活动中的使用的含义具体解释为在正常的贸易过程中的真诚使用,而不包括仅仅为对一个商标保有权利而进行的使用

  在这一抽象规定的基础上,《兰哈姆法》对符合注册要求的商业活动中的使用区分商品商标和服务商标进行了具体的说明。对于商品商标来说,在满足下述两个条件时,该使用就被视为在商业活动中的使用:(1)该商标以任何方式显示于该商品(the goods)上,或该商品的容器(containers)上,或与该商品相关的展示(display associated there with)上,或附加在商品上的标签(tags or labels affixed there to)上,或商品的性质决定上述方式不适合时,该商标显示于与该商品或其销售有关的文件上;(2)该商品在商业活动中被销售或运输。对于服务商标来说,该商标使用或展示在服务的有偿提供和广告中,且该服务在商业活动中被提供或者该服务在两个州以上的地区或者在美国和一个外国被提供,且提供服务的人也是在商业活动中经营该项服务的人。

  (二)《商标审查程序手册》的规定——证据形式的细化

  《兰哈姆法》虽然对商标使用进行了解释,但其解释仍然是较为原则的,在实践中,商标使用最终体现为哪些可以被接受的使用证据形式,这都由《商标审查程序手册》(Trademark Manual Examining Procedure,缩写为TMEP)列明。《商标审查程序手册》是美国专利商标局进行商标审查的具体依据,该手册经过多次修改,目前使用的是201310月公布的版本。这一手册将《兰哈姆法》中关于商标注册的方方面面的问题逐一细化,其中的第904节包含了可以和不能作为商标使用证据的几种形式。

  可以作为使用证据的形式包括:(1)通过标签将商标使用于商品或商品容器上时的标签;(2)印在商品、商品的容器或附在商品或容器上的标签上的商标;(3)在商品包装上的商标的使用;(4)在没有替代证据的时候,CDDVD等电子和数字媒体证据;(5)使用于电脑软件、电影、录像的商标证据;(6)与准备出售的商品有关的一个展示(display);(7)目录;(8)电子版展示,即显示商品、与该商品联系的商标,以及提供订购商品方式的网页;(9)手册;(10)其他不适宜在商品、包装、展示上使用商标时的商标使用证据;除此之外,还包括其他一些特殊的商标,比如声音商标、气味商标,动态商标的使用证据。不能作为商标使用证据的形式包括:(1)商标的照片或者描绘;(2)广告宣传材料;(3)插入商品包装中的材料。

  该手册不仅列举了上述的关于商标使用证据的形式的名称,而且对各种使用形式的详细内容进行了细致的解释,并以此作为商标审查中对商标使用证据是否满足注册要求作出判断的依据。

  (三)案件裁定的解释——网页中的商标使用为例

  《兰哈姆法》是美国联邦商标注册制度的基本法律,而《商标审查程序手册》则是商标审查的具体依据,但不论是对前者的解释,还是后者的完善,都是在商标案件的审理中完成的,这才是美国普通法中法官造法传统的延续。笔者以网页中的商标使用为例,来研究在美国联邦注册所依赖的商标使用的解释中,案件裁定的核心作用。

  1.案件裁定形成的规则

  在美国《商标审查程序手册》所列的可以作为使用证据的形式中,包括显示商品,与该商品联系的商标,以及提供订购商品方式的网页。这一证据形式的认可及判断标准的形成则始于Dell案件。

  该案申请人基于意图商业使用申请注册“QUIETCASE”商标,并按时提交了一份其网站网页的打印件,并主张该证据是其商标与特定商品相关联的一个展示(display),属于《兰哈姆法》中所规定的商业活动中的商标使用。商标审查员认为申请人提交的证据不构成一个与特定商品相关的展示,因此驳回了注册申请,申请人上诉到商标审查评审委员会(Trademark Trail and Appeal Board,缩写为TTAB),TTAB审理后作出裁定,推翻了原来的驳回决定,这也是本案的终局裁定。

  在这一裁定中,TTAB在对另一案件,即Lands End案件裁定的推理过程进行分析的基础上,总结出对网页中商标使用的判断标准,即展示了一个商品并提供该商品的订购方式的网页,只要该商标以能够与该商品相联系的方式出现在该网页中,该网页就能够构成与商品有关的展示

  在该案审理时所适用的TMEP第三版的第904.06a)节中规定,审查员应该接受目录或类似商标使用样本作为与商品有关的展示,只要:(1)它包含相关商品的一个图片;(2)它显示该商标足够靠近该商品图片使两者相关联;(3)它包含订购该商品的必要信息(比如电话、邮寄地址、电子邮件地址)。Dell案件裁定将该三条判断标准适用于网页中的商标使用,从而为判断网页中的商标使用是否满足注册商标的要求提供了标准和方法。

  2.成文法规对案件裁定的吸收及其发展

  在Dell案件审理时所适用的TMEP第三版中,还没有关于电子版展示作为商标使用证据的相关内容。而在Dell案件中,TTAB总结出对网页中商标使用的判断标准后,TMEP很快作出反应,在20054月公布的第四版中,就增加了第904.06b)节内容,该节标题为电子版展示作为商标使用样本Electronic Displays as Specimens for Trademarks),在该节下规定了上述对网页中商标使用的判断标准,并进行了详细解释,而在该节结束时标明,引用的是Dell案件的裁定。因此,可以说Dell案件是美国联邦商标注册中依据网页商标使用提出注册申请的第一案,正是这一案件,促成了TMEP的这一增补,也由于这一案件,电子的商标展示作为商标使用的证据开始受到关注。

  从首次规定电子展示作为商标使用证据的第四版到目前实行的201310月版,TMEP又经过了七次修改,而在这七次修改中也都涉及到电子展示作为商标使用证据的判断问题。第五版以后,规定电子展示的章节均改为第904.03i)节,而其内容也一次比一次丰富,依据新案例中出现的新的情况和问题,增添了很多在其他情况下的处理准则,但上述的最初被吸收到TMEP中的基本判断标准一直存在,没有变化。

五、结论:美国联邦商标注册依赖的商标使用被解读的方式及其启示

  (一)商标使用被解读的方式

  美国联邦商标制度对注册所依赖的商标使用含义的解读,一方面是成文的规定,包括美国联邦法律中的原则性规定,也包括美国联邦商标审查规则中的细化,另一方面是在案件审判中形成的规则,而更为关键的是,这两个方面又是互相转化的。

  成文的规定,包括《兰哈姆法》和《商标审查程序手册》的相关内容,都在具体的案件审理中得到解释,并被用来判断特定案件中的商标使用是否能够满足注册的要求。成文法规通过案件审理中的解释而在具体案件中得到适用,这种转化方式,正是普通法中法官造法传统的发挥,而案件审理中形成的判断规则为《商标审查程序手册》所吸收并被成文化,这种转化的效率无疑是值得称赞的。

  以上文所讨论的网页中的商标使用为例,判断该种使用是否满足联邦商标注册要求的规则,是在2004812日终结的Dell一案中形成的,而在20054月公布的第四版《商标审查程序手册》即作出反应,将这一新形成的规则纳入其中。而且,从2005年的第四版到目前适用的版本,《商标审查程序手册》在8年间做了7次修改,而每次修改均涉及对网页中商标使用是否满足注册要求的判断,根据实践中案件审理形成的规则不断丰富、细化对这种使用形式的判断准则。

  美国联邦商标注册依赖的商标使用的规定和解释,其详尽和细致是惊人的,这种详尽和细致的实现,是不同层级的法律法规和生动的司法实践活动所共同形成的,而这种共同作用又不是简单的静态结合,而是动态的互相影响和不断发展。通过这样的方式,美国联邦商标注册所依赖的商标使用得到了较为清晰、明确的阐释,为相关法律程序中的各方,包括商标注册申请人、商标审查员、法官等等,提供了更为有效的指导。

  (二)对我国的启示

  我国商标权的取得采取注册制,商标使用并非取得注册的关键性因素,但不可否认的是,商标使用这一概念,同样在我国商标法律制度中处于核心的位置,在各种商标法律程序中,往往涉及到对商标使用的判断,比如在依据连续3年停止使用而提出的商标撤销程序中,比如主张由于使用而使商标取得一定知名度的情形中,都需要对商标使用作出判断。

  而我国的商标法律制度对商标使用的规定和解释又如何呢?2013830日,我国新修订的《商标法》第48条吸收了原来《商标法实施条例》第3条的内容,将商标使用原则性解释为将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。而在我国商标局和商标评审委员会的关于商标审查、商标评审的细则规定中,并没有对商标使用的认定和判断提出具体的标准或准则。可以说上述《商标法实施条例》中对商标使用的界定是我国成文法规中仅有的对商标使用进行判断的标准,而该条规定,仅仅列举了商标使用的几种情形,对商标使用这一概念本身并没有阐释,对具体情况下商标使用的判断也没有列出具体要求。因此,当面对商标使用的具体情形时,如何判断仍然是模糊的。

  当然,美国与我国商标权取得传统和制度差异极大,虽然很多学者主张修改我国的商标注册制度,突出商标使用的作用,但笔者要说的是对于我国商标使用制度来说具有价值的,并非是美国联邦商标注册制度中商标使用的具体内容,而是其所传达出来的两个方面的信息,一是对成文规则的重视和尊重,二是实现成文规则详实的途径。

  我国虽然是成文法国家,但在商标制度中商标使用的相关判断规则方面,远远没有美国联邦商标注册制度中那样详实。作为一个普通法国家,法官在裁判案件中依据的理由和作出的判断,能够作为先例在之后的案件裁决中被引用并作为审判的依据,但在美国的商标制度中,法官在审判中创造的原则和规则仍会被《商标审查程序手册》所吸收,从而形成成文的规则。虽然这并没有改变法官造法的本质,但其中透露出来的是对成文规则的重视和尊重,一个法官的判决就已经能够作为法律被引用的国家尚且如此,遵行成文法传统的我国又如何能够坦然地面对商标法制度中对于商标使用如此简陋的规定呢?

  另外,美国联邦商标注册所依赖的商标使用规定的详尽是通过定期将商标案件中形成的规则吸收进《商标审查程序手册》中来实现的,这样的途径使商标成文的规则随司法实践的变化和要求而不断得到充实。将司法实践中的判断规则纳入成文法系统,并由此使成文法得到更新和丰富,这对我们也许并无新意,但如果这样的方式和途径是可以得到肯定的,那么关键的问题就变成这一过程的践行,或者如何去践行。美国联邦商标注册制度中《商标审查程序手册》依据商标案件的裁定定期进行修改,不断将司法实践中的判断规则纳入成文法系统的做法,无疑是我们的榜样。

 

(编辑:中国西部涉外律师网

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