美国最高法院将许多软件专利拒之门外

（来源：中国保护知识产权网）

软件专利已经成为美国的一个主要问题。许多企业、经济学家以及专利专家都认为这类专利通常都比较模糊和宽泛，会阻碍创新和经济增长。美国最高法院在6月19日作出的一项判决将使软件专利数量大批量减少。

Alice Corp诉CLS Bank一案中，法院一致认为有些软件是可专利的对象，但是，并不是所有使用软件或者通过计算机运行的对象都具备专利资格。抽象概念不会简单地因其要使用计算机才能实施而具有专利资格。在判决意见书中Clarence Thomas法官称：“仅仅通过普通计算机进行复述不能将不具备专利资格的抽象概念转换成拥有专利资格的发明。”

加利福尼亚大学黑斯廷斯法律学院的Robin Feldman教授说：“这是最近做出的最重要的知识产权裁决之一。这将使人们对已经授权的一大部分专利产生怀疑，特别是一直困扰社会的许多软件专利。”

这项裁决对于想要在美国开展业务的企业而言是一大宽慰，因为他们经常因涉嫌侵犯此类专利而遭到起诉。相反，该裁决将使专利主张实体，即通常被称为“专利流氓”的实体，非常不安，因为这些实体经常拥有并且尝试实施极其宽泛的软件专利。

据联邦巡回法院Kimberly A. Moore法官称，美国专利商标局（USPTO）自20世纪60年代开始授予软件相关发明专利。USPTO颁发了成千上万的软件专利，占2011年USPTO颁发的所有专利的近20%。

然而，近年来，许多软件专利的有效性成为一个疑团，因为法院在判断什么样的利用计算机实施的发明仅仅是抽象概念从而不具备专利资格时非常困难。此领域的法律变得更加令人困惑，专利专家不能充满信心地判断一个通过计算机实施的发明是否具有专利资格。

联邦巡回法院，即通常被称为美国的“专利法院”，试图为这一领域的法律进行澄清。然而，该法院在2013年5月在Alice Corp诉CLS Bank一案中做出的裁决使人们更加困惑了。该法院的10位法官就软件相关发明是否以及何时具备专利资格给出了六种不同且相互矛盾的观点。

在芝加哥办公的McDermott Will & Emery律所的合伙人Margaret M. Duncan说：“似乎没有一个明确且各方认可的用以判断通过计算机实施的发明何时具备专利资格的测试法。”联邦巡回法院在Alice一案中的裁决使“人们更加困惑”。

因此，美国最高法院同意审查联邦巡回法院的裁决。

与第三方托管有关的专利

本案中专利权人Alice Corp取得的美国专利，涉及能够确保完善的在线证劵销售流程的电子托管服务。通过这项服务，买方将所需支付的款项支付给电子托管服务，卖方将出售的证劵转移给电子托管服务，随后持有托管物品的第三方将款项转交给卖方并将证劵转交给买方，这时交易完成。

Alice为其在线托管服务以三种不同的方式申请了专利。首先，Alice的专利包括方法主张，为Alice实施在线托管的方法主张专有权。其次，Alice的专利还包括为制造出来的产品主张的权利，特别是包含指示计算机执行Alice托管过程的软件的计算机可读介质（如计算机磁盘）。第三，Alice的专利包括为由配置好以实施托管过程的计算机组成的系统申请的权利主张。

Alice起诉CLS Bank侵犯了其上述专利。CLS反驳说，Alice所述的专利是无效的，因为这些专利并没有涉及具有专利资格的对象。地区法院同意CLS的看法并给予Alice的专利沉重一击。2013年5月，意见四分五裂的联邦巡回法院维持了地区法院的原判。美国最高法院随后也维持了联邦巡回法院的判决。

最高法院提出了一个用以区别发明是否具备专利资格的两步测试法。“首先，我们判断有争议的专利主张是否直接与不可专利的概念之一（自然规律、自然现象、抽象概念）有关。如果专利主张确是与上述概念有关，那么法院要审查该主张是否添加了“发明性概念”。发明性概念指的是能够充分确保实际的专利属于远远超出依靠不可专利概念本身的专利的一个元素或元素组合。如果不存在额外的发明性概念，那么此类专利主张不具备专利资格。

最高法院发现Alice的专利发明与一个抽象且知名的商业概念有关：

“摆在我们面前的专利主张与中间结算的概念有关，即利用第三方来降低结算风险。中间结算的这一概念是在我们的商业体系中长期流行的一个基本经济实践。因此，中间结算是一个超出了（具体规定哪些发明是具备专利资格的对象的）§101范围的抽象概念。”

Alice还为实施这一抽象概念的计算机主张权利，但是这并不足以添加额外的发明性概念。法院解释说：“如果一项专利对计算机的引述仅为在计算机上实施抽象概念的指令，那么这种情况不具备专利资格。”据法院称，Alice的所有方法发明主张都属于上述情况。

例如，Alice的方法主张的意图不是改进计算机本身的功能，也没有影响任何其他技术领域的改进。相反，其主张只不过就是利用一些未详细说明的通用计算机实施中间结算这一概念的一个指令。根据我们的先例，这不足以将抽象概念转变称具有专利资格的发明。

Alice的系统和计算机可读介质主张也没有更好的表现。“因为专利申请者的系统和媒介主张并没有为潜在的抽象概念添加任何实质性东西，我们认为根据§101的规定它们也不具有专利资格”，法院判决道。

附带后果

该裁决对于在美国开展业务的企业无疑是个好消息，特别是对于高科技和金融服务企业。上述企业一直遭到专利流氓提起的接二连三的侵权诉讼的攻击。其中许多诉讼目前似乎可以简单地根据最高法院的结论来做出判决或根据提议予以驳回。

Alice一案的裁决连同最高法院近期做出的另一项裁决可能会降低新的专利流氓提起的诉讼量。Octane Fitness, LLC诉Icon Health & Fitness, Inc一案中，审判法官得以责令提出立场非常薄弱的案件的专利权人必须支付被告的律师费。因此，如果一个专利流氓提出了与Alice案类似的令人怀疑的专利主张，那么该专利流氓就要承担可能高达数百万美元的费用转移的风险。

Reed Smith律师事务所匹兹堡办事处合伙人Cynthia E. Kernick称：“这肯定会抑制专利流氓的商业模式。在一些地区法院做出判处费用转移的裁决后，人们真的会看到专利流氓提起专利诉讼的速度放缓。”

Alice一案的裁决似乎使美国在软件专利方面的立场更接近欧洲、日本、中国以及许多其他国家的立场。上述国家要求发明必须具备“技术效果”以有资格取得专利保护。

例如，如果软件能够使计算机通过运行该软件而改进计算机的运行，如使计算机更快速地运行或者对内存进行更高效的利用，那么该软件就创造了技术效果，因而具备专利资格。如果软件仅仅是在计算机上运行，并没有产生技术效果，那么该软件就不具备专利资格。由于此类技术效果的要求，像商业方法等许多种计算机实施发明都是不具备专利资格的。

美国最高法院没有做的太过份，去禁止商业方法专利（然而，在Alice一案中三位法官补充了一致意见，称他们认为商业方法不具备专利资格）。

美国最高法院也没有明确要求所有计算机实施发明都必须产生技术效果才能取得专利资格。但是最高法院的措辞当然是具有指示性的，指出Alice的方法主张不具备专利资格是因为其主张既没有改进计算机的性能也没有对任何其他技术领域的进步产生影响。

然而，专利专家在Alice一案的裁决是否要求计算机实施发明必须具备技术效果一事上看法不一。他们希望地区法院和联邦巡回法院很快能碰到此类问题。

（编辑：中国西部涉外律师网）

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